美国可专利客体要求及审查趋势变化

目录

一、可专利客体相关司法案例回顾

Bilski v. Kappos案

Mayo v. Prometheus案

Alice Corp. v. CLS Bank Intl.案

二、2014年关于专利主题适格性的暂行指南

三、2019年可专利客体审查指南

四、计算机领域可专利客体判断实例

五、审查趋势变化

六、计算机软件领域专利申请撰写实务建议

七、结语

内容选取

计算机领域可专利客体判断实例

计算机领域专利申请，特别是计算机软件申请，易被认为涉及抽象概念类的司法例外情形。如果软件类权利要求体现了对计算机功能的改进或者对其他技术的改进，则该权利要求可被认为不属于抽象概念。例如在Enfish, LLC v. Microsoft Corp.案中，涉及用于数据库的自引用表的权利要求因为指向了对计算机性能的改进而不属于抽象概念；在McRO, Inc. v. Bandai Namco Games Am. Inc.案中，涉及自动嘴唇同步和面部表情动画的权利要求因为指向计算机相关技术的改进而不属于抽象概念；在Research Corporation Technologies Inc. v. Microsoft Corp.案中，Research Corportation Technologies 的权利要求涉及使用蓝噪声掩膜半色调渲染灰度图像的方法，虽然其中生成蓝噪声掩膜的步骤（迭代数学运算）是抽象概念，但由于其也记载了附加步骤，而使得其作为一个整体改进了计算机的功能。

而相反地，若只是将计算机作为“自动执行常规活动的工具”，而该活动完全可以脱离计算机执行，例如在人类思维中完成，或者借助于纸笔完成，则该权利要求指向抽象概念。例如，在Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp.案中，将逻辑电路的功能描述转换成逻辑电路的硬件组件说明的方法不涉及对计算机的改进，因为其不必然采用计算机，可以由人类心智活动完成其中的所有步骤；在Mortgage Grader, Inc. v. First Choice Loan Servs.案中，专利权利人要求保护一种计算机实施的系统，借方可以匿名购买由多个贷方提供的贷款方案，包括存储来自贷方的贷款方案的数据库，和提供界面和评级模块的计算机系统，界面提示借方输入个人信息，评级模块使用这些信息计算借方的信用评级，然后允许借方使用信用评级去确认和比较数据库中的贷款方案，该权利要求被联邦巡回法院判定为指向“匿名购买贷款”这一概念，而该概念可以由人类心智完成，属于抽象概念。

专利申请说明书中需要记载所要求保护技术方案提供的技术改进，并明确技术问题，解释权利要求中非常规技术方案的细节，或者明确权利要求相对于现有技术所实现的技术改进，以帮助审查官和法官理解本发明。例如在McRO一案中，法院在确认涉案权利要求指向了对计算机动画的改进，而不是抽象概念时，就依赖于说明书中对权利要求中记载的特定规则如何具体实现特定动画任务的自动化。相反地，在Affinity Labs of Tex. v. DirecTV, LLC案中，说明书中未记载关于发明如何实现所声称改进的技术细节，而最终被判定将广播内容传送给手机的方法不是可专利客体。

除以上司法案例外，美国专利商标局在《适格性指南》及《2019年10月更新》给出了将所述方法应用于判断权利要求是否为可专利客体的具体分析示例，即：示例37至46（示例1-36随《2014暂行指南》公开）。以下为摘选的计算机领域相关示例。

示例37

示例37涉及基于在特定时间段内，根据用户对图标的使用频度或应用程序所占用的资源来自动排列图标位置的技术。针对以下三项权利要求是否为可专利客体进行分析判断：

1. 一种在计算机系统的图形用户界面（GUI）上重新排列图标的方法，包括：

经由所述GUI接收用户选择，以基于特定准则组织每个图标，其中，所述特定准则为每个图标的使用量；

由处理器确定每个图标在预定的时间段内的使用量；以及

基于所确定的使用量，自动将最常使用的图标自动移动至所述GUI上最靠近所述计算机系统开始图标的位置处。

2. 一种在计算机系统的图形用户界面（GUI）上重新排列图标的方法，包括：

经由所述GUI接收用户选择，以基于特定准则组织每个图标，其中，所述特定准则为每个图标的使用量；

使用处理器确定每个图标在预定的时间段内的使用量，其中所述处理器追踪与每个图标相关的应用程序的内存用量；以及

基于所确定的使用量，自动将最常使用的图标自动移动至所述GUI上最靠近所述计算机系统开始图标的位置处。

3. 一种排序计算机系统的图标的方法，包括：

由处理器确定每个图标在预定的时间段内的使用量；以及

由所述处理器，基于所确定的使用量排序所述图标。

专利适格性分析判定：

示例39

示例39涉及训练神经网络以进行面部识别的方法。

权利要求：

训练用于面部识别神经网络的计算机实施方法，包括：

从数据库采集一组数字面部图像；

将一个或多个变换施加至每个数字面部图像，所述变换包括镜像、旋转、平滑、或对比度还原，以产生修改后的一组数字面部图像；

产生第一训练集，其包括所采集的一组数字面部图像、修改后的一组数字面部图像、以及一组数字非面部图像；

在第一阶段中，使用所述第一训练集训练所述神经网络；

产生用于训练的第二阶段的第二训练集，包括第一训练集合和在训练的第一阶段之后被错误识别为面部图像的数字非面部图像；以及

在第二阶段中，使用所述第二训练集训练所述神经网络。

专利适格性分析判定：

示例42

示例42涉及一种当医疗记录更新时发送通知的方法。该方法将来自各个医师和医护人员的病患信息采集、转换并合并成标准格式，将其存储在基于网络的存储装置中，在该信息更新时生成消息通知医护人员或病患。针对以下两项权利要求分析判断其是否为可专利主题。

1. 一种方法，包括：

（a）将关于病患病症的信息以标准格式存储在多个基于网络的非易失性存储装置中，所述存储装置具有存储在其上的医疗记录集；

（b）向网络用户提供远程访问，使得任何用户均可以通过图形用户界面实时更新所述医疗记录集中的关于病患病症的信息，其中用户中的一个以取决于该用户所使用硬件和软件平台的非标准格式提供更新信息；

（c）由内容服务器将非标准化的更新信息转换成标准格式；

（d）将关于病患病症的标准化的更新信息以标准格式存储在医疗记录集中；

（e）当已存储更新信息时，由内容服务器自动生成包含关于病患病症的更新信息的消息；

（f）将所述消息实时传送给网络上的所有用户，使得每个用户具有对最新病患信息的即时访问。

2. 一种方法，包括：

（a）将关于病患病症的信息存储在多个基于网络的非易失性存储装置中，所述存储装置具有存储在其上的医疗记录集；

（b）由内容服务器向用户提供访问，使得每个用户可以更新所述医疗记录集中的关于病患病症的信息；以及

（c）将关于病患病症的更新信息以存储在多个基于网络的非易失性存储装置中的医疗记录集中。

专利适格性分析判定：

应当注意的是《适格性指南》及《2019年10月更新》中给出的示例仅体现了美国专利商标局对可专利主题适格性判断的审查标准，对美国法院审定专利适格性没有约束效力。

计算机软件领域专利申请撰写实务建议

从前文对美国可专利客体判定标准演变以及近期审查趋势变化的梳理中可以看出，美国对于计算机领域软件专利申请的审查标准以及适用条款一直处于变化调整之中。尽管如此，归根结底的实质性要求在于软件专利申请应当充分记载具体的技术方案与技术细节。说明书的撰写质量对于计算机软件专利申请来说至关重要、对于是否能够获得美国专利授权具有决定性意义。软件专利申请说明书中不能仅仅记载软件具有什么样的功能，而应当充分描述软件是如何从技术层面来实现相关功能的。

对于计算机软件领域专利申请而言，无论是克服属于抽象概念而不符合美国专利法第101条为由的驳回、克服以说明书未记载与means-plus-function功能性限定相对应的结构特征而导致不符合第112条(b)款为由的驳回、还是克服以说明书未充分公开所请求保护的发明创造而不符合第112条(a)款为由的驳回，均需要说明书中记载有足够充分的技术细节内容。例如，计算机软件专利申请中应当包含尽可能多的软件流程图，在说明书中要有对应于各流程图的技术细节描述。另外，说明书中应当包含对计算机硬件（例如处理器、存储器等）的描述，以避免专利申请以软件本身不属于第101条所规定的四种专利类型为由而被驳回。

王爱卿

美国贝克豪思（BakerHostetler）律师事务所

王爱卿曾为国家知识产权局专利局高级审查员，并历任国家知识产权局条法司专利代理处与保护协调司行业战略处处长。王爱卿参加了中国专利法第三次修订起草工作，也曾是国家知识产权战略制定工作小组主要成员之一。王爱卿现为美国知识产权律师，就职于美国贝克豪思（BakerHostetler）律师事务所。经过多年的实务工作，王爱卿在美国知识产权获权等方面积累了丰富的实践经验。自2013年加入贝克豪思以来, 王爱卿积极协助国内企业积累美国知识产权并提供切合实际需求的法律咨询意见。王爱卿熟悉中美知识产权法律制度与实务，希望有更多的机会与国内企业合作，为国内企业拓展国际市场保驾护航。

柏桦林

北京市万慧达律师事务所

柏桦林为北京市万慧达律师事务所广州办公室的专利代理人，硕士学历。万慧达成立于1999年，万慧达的内外专利团队汇聚了多名毕业于境内外知名高校、经验丰富的专利代理人，为客户的国外专利布局和保护提供了有力的支持。柏桦林熟悉中国及美国的专利实务，其优质和高效的服务受到多位客户的肯定。

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